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        如何申請專利
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        提升專利質量的有效辦法——專利申請發明化

           【文章來源】:《專利代理》雜誌2016年01期

           【作者】:王震宇、江耀純

           【作者單位】:台湾新創友知識產權代理有限公司

           摘要:一直以來,我國國內申請人熱衷於申請實用新型專利,其數量大卻質量低,嚴重影響到我國專利整體質量的提升。受實用新型"易授權"等表面優點的影響,很多國內申請人滿足於追求實用新型的專利保護,也不利於激發真正意義的發明創新。本文提出一種辦法,通過倡導和幫助廣大申請人將其專利申請發明化,去實用新型化,有效提升專利質量,從而不僅能提高國家整體創新實力,申請人個人也能獲得更大的經濟回報。

           關鍵詞:發明 實用新型 專利申請 專利質量 專利申請發明化

           一、問題的由來

           我國的專利法自1984年制定以來,就同時存在發明和實用新型這兩種技術性的專利類型。專利法規定,實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。實用新型專利有以下主要特點:從專利的保護客體來說,實用新型只保護產品,且只保護針對產品的形狀和/或構造提出的改進的技術方案;從對創造性的要求來說,實用新型與現有技術相比應具有實質性特點和進步;從專利權的期限來說,實用新型專利權的期限為十年。對於實用新型專利的審查,我國採用的是初步審查制,目前大多數國家採用的是登記制,也有個別國家採用實質審查制。

           我國的實用新型專利申請數量近些年來不斷增長,據統計,2015前三季度我國的實用新型專利申請量達到77.9萬件,為全世界實用新型專利申請數量最多的國家,且遠遠高出其他具有實用新型專利類型的國家。然而,我國的實用新型專利申請數量雖可謂龐大,但整體質量卻頗為低下。由於不需要經過實質審查,大量創造性低、權利穩定性差的實用新型申請被授予專利,這種情況嚴重製約我國整體專利質量的提升,頗受各方詬病。

           相比於專利制度運行比較成熟和完善的國家,我國的實用新型專利申請量大而質量低的問題近年來更是愈發凸顯。實際上,目前世界上只有較少數國家有實用新型這一專利類型,美英等很多專利和技術創新大國只有發明專利,根本沒有實用新型;日本、韓國等國雖有實用新型,但申請量極少,每年只有幾千件;德國有實用新型,但申請量也比較少。究其原因,還是因為實用新型的特點本身決定的。由於實用新型專利的授權不經實質審查,因而會造成權利極為不穩定,而大量質量低下、實際上本該無效的專利的存在,也會帶來很高的社會公共成本,如不必要的專利訴訟,阻礙創新和競爭,帶來行政、司法資源的大量耗費等。因此,主流的專利體制只有權利相對穩定的發明專利而沒有實用新型。即使在採用實用新型的少數國家中,實用新型在這些國家的專利體系中也日漸式微,這已是不爭的事實。例如,日本、韓國等國的實用新型申請量不僅絕對量少,還逐年在大幅遞減。據統計,日本的實用新型申請從2009的9千多件降到2013年的7千多件,韓國從2009的1.7萬件降低到2013年的不足1.1萬件。實用新型歷史悠久的德國,2013年的申請量也不過1.5萬件。相比之下,我國2013年的實用新型專利申請量達到89萬件,且其中絕大部分是國內申請人提出的申請,國人對實用新型的熱衷程度值得反思。

           雖說我國的實用新型專利申請及授權量大有歷史和現實國情等各方面的原因,但從對數量的追求到對質量的提升,從專利大國轉變成專利強國,一直都是我國政府和專利業界努力的方向。為了提升我國實用新型專利的整體質量,國家知識產權局作出了大量的工作。然而,實用新型的初步審查制,決定了專利質量提升的效果必然十分有限。例如,原審查指南就規定,初步審查中,審查員一般不通過檢索來判斷實用新型是否明顯不具備新穎性。新修改的審查指南雖然增加了審查員可以通過檢索來判斷實用新型是否不具備新穎性的規定,但對於實用新型是否具備創造性,審查員在初審過程中仍無法予以審查。另外,為了提升專利質量,國家知識產權局在實用新型審查操作規程中增加了一些具體規定,實用新型審查部也做了一些內部的規定,意圖人為地減少低質量的實用新型的申請數量和專利數量。在實際審查過程中,甚至有的審查員在碰到實用新型申請明顯不具有創造性但又無法通過較少量的檢索來證明其不具有新穎性時,還會直接認定其區別特徵屬於"慣用手段的直接置換",以之作為不具有新穎性的理由來駁回這類實用新型申請。且不論相關部門這些內部規定和做法是否有違反審查指南的嫌疑,專利行政部門採用這種人為地增加實用新型申請成功難度的方法,只是一種"堵"的方法。但是,畢竟實用新型根植於初步審查制,只要不能改變這一點,實用新型就無法進行創造性的審查,這就決定了我國實用新型專利的質量是難以用"堵"的方法進行實質性提升的。由於國情等諸多因素,只要實用新型還被視為"快速"、"容易"、"要求低"的快餐型專利,我國大量實用新型申請也仍然會繼續存在,而實用新型申請數量越多,專利整體質量必然難以提升。

           二、解決的辦法——專利申請發明化

           筆者認為,要提升專利申請的質量,不妨換一種思路。除了通過"堵"的方法來降低實用新型的數量之外,用"疏"的方法來提升專利整體質量也是很重要的。

           什麼是"疏"呢?我們都知道,比實用新型價值更高、要求也更高的另一種專利類型是發明,筆者所提出的"疏",就是想辦法將大量的實用新型專利申請引導到發明專利申請這一"渠道"上去。

           了解了什麼是"疏"的問題,接下來,就是如何"疏"的問題。為了實現"疏",有兩個層面的問題需要解決。

           1、"疏"的第一層面:積極引導申請人選擇申請發明專利

           首先,需要去引導和鼓勵廣大申請人,在考慮是申請發明專利還是實用新型專利的時候,盡量選擇申請發明專利而非實用新型專利。具體來說,包括各級知識產權局和各專利代理機構在內的專利業界,應多向社會上廣大專利申請人宣傳發明專利的好處和實用新型專利的不足之處。

           實用新型一直被視為"快速"、"容易"、"要求低"的專利類型,事實上,實用新型雖然確實有易授權、授權速度快、費用低這種表面上的"優點", 但仔細考量就會發現,與發明相比,實用新型所具有的缺點其實是更為突出的,但這一事實卻不被很多申請人所了解。筆者在此總結了其有如下的缺點。為了引導申請人進行有效的"疏",政府有關部門以及專利從業人員有必要讓廣大的申請人充分認識到這些缺點。

           1)實用新型保護時間短

           對於同樣一項技術,發明專利的期限有二十年,而實用新型專利的期限只有十年,而授權后可以實施保護的期限還不到十年。對於能夠得以實施應用的專利,考慮到專利技術的市場推廣、商業化等過程,真正可能為權利人帶來收益的時間就更短了。對於一項有價值的專利技術而言,實用新型的保護期限太短,不足以充分兌現其技術創新所帶來的經濟價值。

           2)實用新型撰寫時一般未充分參考現有技術

           由於實用新型不需要通過實質審查,很大一部分實用新型專利的申請人(尤其是國內申請人)會在未經檢索的情況下提交申請,因此,所撰寫的申請文件也未能充分參考現有技術。而在未對現有技術的情況有著切實了解的情況下,申請人或其代理人就很難撰寫出一件好的專利申請。這就好比蒙著眼睛打槍一樣,其對權利範圍的描述、界定幾乎肯定是不恰當的,從而也容易導致授權的權利不穩定,容易被無效。

           3)實用新型無法通過實審完善申請文件,尤其是權利要求

           發明專利要經過實質審查,而實質審查的過程能夠消除大部分可能導致日後無效的致命缺陷,並使權利要求的範圍趨向合理。實用新型專利不經過實質審查,只進行初步審查,審查員僅審查申請是否存在明顯的缺陷,例如,審查權利要求是否明顯不具有新穎性、是否明顯不清楚、是否明顯未以說明書為依據,以及審查說明書是否明顯未對要求保護的實用新型進行清楚、完整的說明等。因此,初步審查能把關而剔除掉的缺陷有限,而實用新型專利在授權之後,就很容易被他人找出各種缺陷而被提無效,因此權利人往往會陷入很大的被動。特別是,由於無效程序中對專利文件的修改受到非常大的限制,尤其是不允許將說明書中的內容補入權利要求,這一點對於未經實質審查完善的權利要求往往是致命的。

           4)實用新型授權太快,留給申請人重新審視和完善申請文件的時間短

           如前所述,實用新型撰寫存在缺陷的可能性大,審查過程發現缺陷的機會小,因此,由申請人自己去檢視、完善申請文件的撰寫是很重要的。嚴格來說,如果發現權利要求的保護範圍不當(例如保護範圍劃定過窄),在實用新型授權之前還存在修改申請文件(申請日起兩個月內)或是要求優選權(申請日起12個月內)另外提交一件新申請來挽回的可能。然而,由於不像發明申請那樣可以在申請日起三年內提實審,且在提實審時和收到進入實審通知書起三個月內可進行主動修改,實用新型只能在申請日起兩個月內進行主動修改,而一旦超過這兩個月時間,申請人就喪失了主動修改以完善申請文件的機會;同時,由於實用新型一般幾個月內就會很快授權,而一旦授權公告,權利人也就喪失了通過要求其優先權來完善申請文件的機會。

           5)實用新型授權太快,還影響對後續的改進技術申請專利

           發明創造通常都是漸進式的,即,一項創新技術總是在不斷研發的過程中被改進和完善的。以往,我國的很多申請人在獲得一個具體的發明構思之後,要麼認為其較為簡單,要麼為了儘快拿到專利,往往選擇了申請實用新型。如前所述,申請人對實用新型申請撰寫的考量往往是不充分的,對保護範圍的劃定往往存在缺陷的,而在後續的研發和思考中,申請人很可能又發現原來的發明構思還能夠衍生出不少相近似的發明構思,甚至能夠總結成更上位的發明構思,這些發明構思都值得保護,尤其是較上位的發明構思,就更是應該加以保護的。然而,由於實用新型通常幾個月內就會很快授權,而一旦授權公告,就會影響到與原來的發明構思近似的那些發明構思的創造性,更會影響到比原來的發明構思更上位的發明構思的新穎性。因此,實用新型授權太快,往往會導致申請人喪失掉對後續的改進技術申請專利的寶貴機會。

           6)實用新型的現實"名聲"不佳

           不可否認的是,我國的實用新型在大眾心目中已經成為了低質量專利、充數專利、甚至是"垃圾專利"的代名詞,雖然這種看法不盡合事實,但對我國實用新型專利的價值無疑有著實際的負面影響。另一方面,實用新型在其他國家和地區也日漸式微,越來越不被技術創新者所看重,也是不爭的事實。如前面所提到的,日本、韓國等創新型國家的實用新型申請量已經很少,還在大幅下降,只有在我國,國內申請人對實用新型的申請量不僅數量大而且近年還在大幅增長,從2009的31萬件上升到2013年的89萬件。從絕對數量上,容易想象國內申請人的實用新型申請的整體質量。特別值得注意的是外國申請人近年在中國申請的實用新型數量,只有區區幾千件;而即便是國內申請人中,真正的創新型公司申請專利的總量越來越多,而其申請實用新型專利的數量也是越來越少。由於社會整體上對實用新型在技術創新程度和保護價值上的認可度低,無形之中也會降低申請人獲得的實用新型專利的價值。

           7)實用新型作為專利來說評估值低

           因為上述種種原因,實用新型的做價入股、轉讓許可、投融資等過程中,評估做價也會很低,不僅難以為權利人帶來豐厚的利益,也不利於成交和活躍技術交易市場。

           8)實用新型代理費低,易導致專利文件撰寫質量低

           由於實用新型要求低、易授權的觀念普遍存在,一般申請人能夠接受的實用新型的委託代理費也低於發明,導致代理人也很難花費足夠多的時間細緻地撰寫好申請文件,權利要求的範圍劃定、權利要求的布局、說明書的支持等,很難做到跟發明的撰寫一樣好。很多很有價值的實用新型專利往往容易被寫成基本無用的專利。

           儘管存在上述種種缺點,可能有的申請人還會堅持認為,僅僅從實用新型專利對創造性要求低、能夠快速維權、以及費用低等優點考慮,也還是很值得選擇去申請實用新型專利的。然而,這種認識存在幾個較大的誤區,專利從業人員應當努力讓廣大申請人走出這樣的認識誤區。

           誤區一、"創造性要求低"

           雖然專利法規定發明專利要求具有突出的實質性特點和顯著的進步,而實用新型專利則僅是要求具有實質性特點和進步,但根據審查指南的規定,在判斷現有技術中是否對發明創造存在技術啟示時,發明與實用新型的區別主要僅體現在下述兩個方面:

           首先,現有技術的領域。對於發明而言,除了考慮該發明所屬的技術領域,還要考慮其相近或者相關的技術領域,以及該發明所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員到其中去尋找技術手段的其他技術領域。而對於實用新型而言,一般著重於考慮該實用新型所屬的技術領域,同時現有技術中給出明確的啟示的,也可以考慮其相近或者相關的技術領域。

           其次,現有技術的數量。對於發明而言,可以引用一項、兩項或者多項現有技術評價其創造性。而對於實用新型而言,一般情況下可以引用一項或者兩項現有技術評價其創造性,對於由現有技術通過"簡單的疊加"而成的實用新型專利,可以根據情況引用多項現有技術評價其創造性。

           可見,除了在現有技術的領域和現有技術的數量等方面的考慮與發明有所不同外,實用新型在創造性的評判標準上實際並沒什麼不一樣。所以,實用新型對於創造性要求其實並不低。因此,在沒有經過實質審查的情況下,實用新型專利因創造性被無效的可能性是相當高的。

           誤區二、"可快速地拿到市場上去維權,限制競爭對手"

           並非如此。實用新型專利只是授權快而已,維權訴訟時,首先還要向法院提供專利權評價報告,而在起訴后,被告如果提起專利權無效請求,則法院往往會因為專利是實用新型而中止審理,從而可能造成維權反而更慢。

           誤區三、"申請費用低"

           在我國多地針對發明專利有資助而實用新型無資助的情況下,有時申請發明專利反而費用更低。加上各種稅收等優惠政策,發明專利的經濟賬更要優於實用新型。另外,如前所述,如果申請費用中的代理費偏低,這也並不能算是一個優點,從長遠來看反而是對申請人很不利的。

           因此,基於上述事實,完全可以提倡和鼓勵廣大的國內申請人更多地選擇申請發明專利而非申請實用新型專利。從上述第一個層面來說,為了提升專利質量和專利回報,通過"疏"的方法,通過鼓勵和引導申請人,將實用新型專利申請引導到發明專利申請這一"渠道"上去,這不僅是有必要的,而且綜合各種因素考慮起來也是完全可行的。

           2、"疏"的第二層面:幫助申請人將其技術創新轉化成發明專利申請

           有人可能會質疑,雖然將實用新型轉化為發明的主觀願望是好的,但是如果發明創造的質量本身不過關,怎麼能拿去申請發明專利呢,即使申請了也難以獲得授權吧?對於"我的發明創造如何才能夠得上發明"這個問題,也就是為了實現筆者提出的"疏"而需要解決的第二個層面的問題,而筆者認為,該問題完全是可以通過以下方式有效解決的。

           首先應當澄清,筆者並非是要提倡廣大申請人直接將原本打算申請實用新型的技術改成申請發明,恰當的做法是:以原有的技術創意為基礎,通過專業的專利挖掘方法進行挖掘和拓展,以儘可能發掘出能夠申請發明的創新點。簡單來說,申請人在相對於現有技術提出一種技術改進時,並不應當急於去申請實用新型並拿到授權,而是應當力求對原始的技術構思進行更深層次的挖掘和更寬範圍的拓展,以使技術創新達到發明的高度。根據筆者的研究,從已經有多個成功案例的實踐經驗來看,通過採用先進、科學、合理、專業的專利挖掘方法,尤其是藉助國外先進事務所提出的"視覺化專利挖掘方法",完全可以引導和幫助發明人對一些原本看起來較簡單的發明創造進行擴展的、深入的挖掘,找出許多更高價值的創新點,從而,以許多原本價值不高的、構思簡單的發明創造為基礎,獲得高價值的、能進一步解決實際或潛在的技術問題的發明創造,最終成功申請到高質量和高價值的發明專利。

           上面提到的"視覺化專利挖掘方法",是一種通過挖掘發明人的潛知,把未來技術變成看得見的有形技術並申請專利的方法。它是通過向技術人員提出問題,使得即使只有一行文字的發明構思也能作出擴展,最終變成為發明專利申請。潛知是指在技術人員頭腦中處於構思階段的發明。基本的做法是:首先,確定在哪一個領域創新發明。其次,對必要的信息進行調查,以便擴展技術人員的構思。在此基礎上,召開相關技術人員參加的討論會,進行頭腦風暴。在討論會上,將收集到的信息介紹給技術人員,再提出各種各樣的問題讓技術人員回答,讓技術人員將頭腦中的潛知表達出來而產生有形知識,或稱形式知識。通過頭腦風暴的方法,發掘未來產品及其產品所包含的技術課題(從潛知向形式知識轉化)。然後,將所獲得的信息通過圖示與參加者共享,即成為共有知識(從形式知識向共有知識轉化),再進一步提出問題,明確發明的變型方式和具體的構造。最後,將通過討論而產生的構思撰寫成專利說明書,形成專利申請文件(從共有知識向申請轉化)。在專利說明書撰寫之餘,又可以匯總通過討論而明確的未來產品的構成、用途以及該用途中的技術問題,技術人員可以根據這些內容醞釀下一個發明的潛知(從申請向潛知轉化)。通過重複這樣的知識創造過程,不僅可以將最初希望獲得的實用新型專利轉換為發明專利,甚至有可能獲得具有戰略意義的高價值發明專利。

           三、如何在發明化的同時快速獲得專利

           許多申請人希望既能享受發明專利保護期限長和權利穩定的優點,又能拿到快速授權的專利。筆者建議,在發明創造符合實用新型專利的保護客體的情況下,最好同日提交發明和實用新型申請,這樣,可以先獲得實用新型專利,等到發明專利授權時放棄實用新型專利即可。

           需要注意的是,對於一項尚在改進中的技術,立即對其申請實用新型專利並獲得專利授權,通常並不是一種很好的選擇。如前文所述,由於實用新型專利授權太快,而一旦授權公告,就可能對後續的改進技術申請專利造成不利影響(因為其會破壞更上位的發明構思概括的新穎性,也有可能破壞變通方案的創造性)。因此,筆者建議,研發過程中產生了一項的技術方案后,首先應立即提出專利申請,但如果申請人不確定所申請的保護範圍已經達到合理和優化,或者懷疑後續可能還會發現其他變通技術方案的話,最好是不繳納申請費,這樣一方面能獲得較早申請日,另一方面又能防止該申請的內容被過快地公開,同時也不會產生任何官方費用。接下來,該申請會被專利局視撤,但申請人可以在12個月內要求其優先權。利用這一優先權期限,申請人就有更寬裕的時間去審視在先申請,既可以對在先申請的撰寫進行修改完善,又可以在原有技術方案的基礎上,利用可視化專利挖掘方法進行挖掘和擴展,找出更多的甚至更有價值的創新點,使原有方案發明化;另外,隨著研發的推進,申請人也可能獲得比原有方案更優的其他變通方案和改進方案,甚至還可能隨著持續深入地理解,找到原有技術方案背後原先並沒有充分理解到的發明原理,總結出一個保護更大範圍的發明構思,從而可能擴大專利保護的範圍。最後,申請人在優先權期限內同日提交一件發明和一件實用新型申請,並要求在先申請的優先權。其中,原有的技術方案可以作為相同的主題享受優先權,改進的技術方案在符合單一性要求的情況下可以合案申請,在不符合單一性要求的情況下還可以分案來申請,而由於在先申請沒有被公開過,因此所有改進的技術方案(包括新上位的技術方案)雖然不能享有優先權,但均不會被在先申請自身破壞新穎性和創造性。另外,由於已經經過充分的審視、擴展和挖掘,此時要求優先權的實用新型申請就可以儘快讓其授權而不用擔心其影響改進技術的問題。

           通過上述方式,能夠兼顧專利申請發明化、專利申請日早以及專利授權快速等多重優點,從而使申請人的利益最大化。

           四、結語

           通過專利申請發明化的倡導,並藉助專業的專利挖掘方法,將許多原本會去申請實用新型專利的技術經改造、發掘、拓展以後轉化成發明專利申請,不僅能達到大幅減少我國低質量專利申請數量的目的,而且,高質量專利申請的數量和比例也會大幅增加,從而有效提升我國(特別是國內申請人)專利申請的整體質量及授權專利的整體質量。另一方面,以價值高、穩定性高的發明專利代替質量低、穩定性低、價值低的實用新型專利,廣大申請人從長遠來看也能夠獲得切實的利益。因此,筆者所提出的做法如果能夠得到推廣,將會是雙贏的局面。

           

           新創友,發明專利代理專家,

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